No último dia de votação em plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Dias Toffoli pediu destaque de ação que vai definir o dono da marca “iPhone” no Brasil. Agora a controvérsia terá de ser julgada no plenário físico da Corte.

Na ação, a Gradiente (IGB Eletrônica S/A) e a Apple Inc. disputam a exclusividade do uso da marca “iPhone” no Brasil. A Gradiente recorre de decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que manteve a nulidade parcial de registro de marca pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

A controvérsia chegou a ser submetida ao Centro de Conciliação e Mediação do STF em 2020, mas não houve acordo entre as partes.A votação estava em andamento no plenário virtual, com enceramento previsto para esta segunda-feira (23/10).

Voto-vista O caso tinha voltado a ser analisado em plenário virtual depois de ser interrompido pelo ministro Alexandre de Moraes, em junho, com pedido de vista. Ele devolveu o voto-vista com posição favorável à Apple, ao acompanhar o posicionamento dos ministros Luiz Fux e do atual presidente da Corte Luís Roberto Barroso.

O ministro Edson Fachin se declarou impedido no caso. Dias Toffoli e Gilmar Mendes tinham votado a favor da Gradiente. Agora, a apreciação será no plenário da Casa.

Na última sexta-feira (14/10), o advogado Igor Mauler Santiago, que atua na causa, substabeleceu os poderes de atuação como defensor da Gradiente, o ex-presidente da República Michel Temer.

Disputa O caso teve início em ação apresentada em 2013 pela Apple, visando à nulidade do registro da marca mista “Gradiente iphone” junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi). A empresa ressaltou seu histórico empresarial, lembrando que a família de produtos ’i-’ ( iMac, iBook, iPad, etc.) está relacionada a ela, e a Gradiente só poderia utilizar a expressão completa “Gradiente iphone”, mas não o termo isoladamente, que atualmente é identificado com seu produto.

A Gradiente, por sua vez, argumentou que havia submetido a marca ao INPI em 20/3/2000, quando a Apple ainda não atuava no ramo de telefonia celular, e obtido a concessão do registro em 2/1/2008. Disse que fizera uso da marca em demonstração e, por um período, deixara de utilizá-la por razões financeiras, retomando o uso no prazo legal.

TRF-2 No exame do caso, o TRF-2 manteve sentença em que foi declarada a nulidade do registro e determinou que o Inpi fizesse ressalva quanto ao uso do nome, de modo a deixar claro que a Gradiente não tem exclusividade sobre a palavra “iPhone” isoladamente.

Para o TRF-2, não se pode desconsiderar que, entre o depósito da marca no Inp e a da concessão do registro, o mercado envolvendo o iPhone da Apple Inc. sofreu significativa alteração, e a empresa havia consolidado o uso do termo na identificação de seus aparelhos celulares. Esse contexto não poderia ter sido desconsiderado pelo Inpi, e a demora na análise do pedido não permitiria ao órgão retroagir a situação fática do ano de 2000, criando insegurança para os envolvidos.

Repercussão geral O STF reconheceu repercussão geral do caso (quando um posicionamento valerá para ações seguintes). Em seguida, o relator da matéria, ministro Dias Toffoli votou a favor da Gradiente.

Segundo ele, “não se pode atribuir ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) ou à Gradiente” qualquer ilegalidade no “registro como marca da expressão Gradiente Iphone no Brasil”. Toffoli considerou não ser legítimo “privilegiar uma empresa estrangeira, que ostenta grande poderio econômico” em detrimento “daquele que primeiro ocupou esse espaço de boa-fé”.